在商標侵權糾紛中，反向混淆是指在相關市場中，具有較高知名度的在后商標使用人在相同或同類商品上使用與具有較低知名度的在先商標權人商標相同或近似的商標，使相關公眾誤認為在先商標權人的商品來源于在后使用人或與其存在特定關聯。近年來，商標反向混淆侵權糾紛時有發生。

 

近日，廣東省高級人民法院（下稱廣東高院）二審審結深圳市匯森玩具有限公司（下稱匯森公司）訴小米通訊技術有限公司、小米科技有限責任公司（以下統稱小米公司）“米兔”商標侵權糾紛案，認定小米公司被訴行為未構成反向混淆，改判駁回匯森公司全部訴訟請求。此前，小米公司被一審法院認定構成商標侵權，須賠償匯森公司經濟損失及合理開支共計110萬元。

 

“咪兔”訴“米兔”侵權？

 

“咪兔”系匯森公司旗下品牌，該公司成立于2010年，主營玩具生產銷售，并擁有第6973601號、第20668294號“咪兔”商標。其中，第6973601號“咪兔”商標由匯森公司法定代表人岑某于2010年9月申請并獲準注冊，2017年3月，該商標轉讓至匯森公司，后經訴訟程序后在玩具娃娃、長毛絨玩具、智能玩具商品品類上予以維持。第20668294號“咪兔”商標由匯森公司申請，經過商標異議程序后被準予在第28類包括自動和投幣啟動的游戲機、玩具娃娃等商品類別上進行注冊。

 

“米兔”系小米公司旗下品牌，小米公司在多個品類上申請注冊了“米兔”“米兔 MITU”系列商標。

 

2020年，匯森公司發現，由小米公司生產、銷售的米兔軌道積木聲光火車套裝、米兔智能故事機、米兔故事機MINI-藍牙版、米兔遙控小飛機等多個產品涉嫌侵犯其“咪兔”注冊商標專用權，于是將小米公司訴至廣東省深圳市中級人民法院（下稱深圳中院），要求對方停止侵權并賠償3000萬元。

 

小米公司認為，“米兔”形象在2011年5月9日前即由其完成設計并使用，該形象在2013年便被消費者廣泛討論，具有較高知名度。此外，匯森公司只生產長毛玩具，未在智能玩具領域使用其商標。

 

深圳中院經審理認為，小米公司被訴侵權商品與涉案商標核定使用的商品構成類似，被訴“米兔”商標標識與涉案“咪兔”商標標識構成近似，但不會使消費者混淆誤認“米兔”商標來源于匯森公司。此外，在該案中,第6973601號“咪兔”商標獲準注冊時間早于小米公司抗辯提出的米兔形象設計完成并使用的時間，小米公司對被訴侵權“米兔”標識進行大量宣傳和使用，有可能會割裂“咪兔”商標標識與匯森公司之間的聯系。匯森公司寄予涉案權利商標謀求市場聲譽，拓展企業發展空間，塑造良好企業品牌的價值可能受到侵犯。因此，深圳中院認定“米兔”標識對匯森公司“咪兔”商標構成反向混淆，從而構成商標侵權。

 

據此，深圳中院判令小米公司停止商標侵權行為，并賠償匯森公司經濟損失及合理開支共計110萬元。

 

一審判決作出后，雙方均向廣東高院提起上訴。廣東高院經審理認為，反向混淆本質上是使注冊商標與其核定使用的商品不能建立起應有的聯系，是對注冊商標專用權的實質性損害，而注冊商標專用權以核定注冊的商標和核定使用的商品為限。一審法院將匯森公司在商標核定使用商品范圍外可能進行市場拓展這一不確定性事實作為判斷反向混淆的重要考量因素，無異于在商標核定使用商品范圍外不適當擴大注冊商標專用權的適用空間，與反向混淆侵權本質相悖，遂作出上述改判。

 

準備判定反向混淆

 

該案歷經一審、二審，兩審法院針對同一事實得出了不同結論，由此也引發了業內對反向混淆的討論。那么，反向混淆是怎樣形成的？應如何予以認定？相關企業又應如何避免此類糾紛的發生？

 

一審法院和二審法院對反向混淆的認定得出不同的結論，可以幫助人們厘清判定反向混淆應考慮的主要因素。一是被訴侵權人是否存在故意，可以結合標識的獨創性、顯著性方面進行綜合判斷。二是雙方標識及產品的知名度，若雙方均具有一定的知名度，且各自已經形成了穩定的對應關系，則不應認定為構成反向混淆，而應認定為共存。

 

在該案中，二審法院進一步討論了反向混淆侵權行為的構成要件，合理限定了注冊商標專用權的適用空間，以此認定小米公司的行為未構成反向混淆，從而未構成侵權，避免了注冊商標專用權的不當擴充，具有較強的指導意義。

 

為避免此類糾紛的產生，相關企業應對自身品牌及早進行商標注冊布局，及時進行商標注冊，且應考慮注冊防御商標和聯合商標。在公司運營過程中，應注意保留品牌運營推廣、知名度、市場價值的相關證據，以免在權利遭受侵犯時，難以舉證自身商標的運營推廣過程、影響范圍及知名度情況，從而發生類似于“大魚吃小魚”的不利境地。

 

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