新加坡最近推出了一項新的授權后復審查程序。新的程序為挑戰新加坡授予的專利提供了一種成本相對較低的方式。然而，由于在授權后復審程序中的被挑戰一方答復審查員書面意見的時間較短，作出回應和修改的機會有限，收到授權后復審的請求對專利所有人來說將是一項極大的挑戰。

 

簡要介紹

 

新加坡最近引入了授權后復審程序。根據該項程序，任何人都可以對已授予的專利提出復審請求。該請求可以由專利所有人自己提出，也可以由第三方提出，還可以以代理的名義提交請求以對實際請求人的身份進行保密。該程序是單方面的，這意味著一旦請求提出，只有專利所有人參與到專利程序中來，請求人除了有機會糾正請求中的某些形式問題之外，不會起到其他的作用。不過，如果專利所有人在程序進行過程中作出修改，第三方（包括請求人）則有機會對修改提出質疑。當然，如果請求是由專利所有人自己提出的，那么請求人將作為專利所有人參與到程序中。

 

新加坡的專利制度在過去的10年中不斷地發展變化。2014年以前，新加坡使用的是自我評估制度，根據該制度，無需對專利申請進行審查即可獲得專利。2014年后，新加坡實施了肯定性審查授予機制，所有專利申請都必須接受審查，但其中一種審查選擇是所謂的“外國途徑”，即允許基于外國司法管轄區對專利申請的肯定性審查結果授予專利，這包括國際可專利性初步報告（IPRP）。2020年1月，新加坡對新的申請關閉了“外國途徑”，直至目前，所有新提交的專利申請都必須在新加坡接受實質性審查。“外國途徑”的主要好處之一是，它允許申請人以相對較低的成本、更高的效率在新加坡獲得專利。但是，在某些情況下，例如，如果“外國途徑”對相應的專利合作條約（PCT）申請發布了肯定的IPRP，這將允許申請人在無需接受全面實質性審查的情況下在新加坡獲得專利。

 

在引入該復審程序之前，在新加坡對專利提出質疑的唯一方法就是提交撤銷請求。新加坡的撤銷程序通常涉及專家證據，因此所需要的費用往往十分高昂。因此，新程序為在新加坡挑戰專利提供了一種經濟且高效的方法。然而，對于專利所有人來說，新的程序也可能會帶來新的挑戰，因為回應授權后復審程序中提出的異議的時間相對短暫，進行修改的機會也十分有限。

 

授權后復審請求的理由

 

請求人可基于以下一個或多個理由提出授權后復審請求：

 

1．新穎性、創造性或不可專利性問題；

 

2．充分性問題；

 

3．在專利說明書中披露的內容超出了所提交的申請的范圍，或者在一項申請（例如分案申請）中披露的內容超出了先前申請中披露的內容；

 

4．在專利授予后對專利進行了修改，由此導致專利說明書披露了超出所提交申請范圍的額外內容，或者擴大了專利的保護范圍；

 

5．對說明書披露的所提交申請之外的其他事項進行了修改；

 

6．對專利說明書或專利申請的說明書進行了不應被允許的修改；

 

7．雙重專利問題。

 

授權后復審程序
 

（圖源：中國（深圳）知識產權保護中心）

 

首先，請求人需要提交授權后復審申請并支付官方費用。請求中必須清楚地說明需要進行復審的每一個理由，并對已說明的理由的每一項主張進行充分的論證。如果有任何理由是以在先技術文件為依據的，則必須隨復審請求一起提供該文件的副本。如果文件不是英文版的，則必須提供經過驗證的英文譯文。

 

在提交了授權后復審請求后，登記官會審查該請求是否符合形式要求。新加坡專利法的新條款規定，登記官不得批準不嚴肅的、無理取鬧的或濫用程序的復審請求。基于審查員已審查過并駁回的理由和論證重新提交的復審請求被視為屬于該條款規定的范圍。特別是，登記官將駁回基于審查員已經審查過的相同或等效的在先技術文件進行論證的復審請求。

 

一旦所提交的請求被登記官接受，它將被轉發給審查員以對相關專利進行重新審查。審查員將確定專利是否提出了請求中所述的任何理由。復審通常僅基于請求中指定的理由。然而，審查員也可以針對請求中未提及的權利要求提出質疑，即使請求中僅提出了新穎性問題，審查員也可以考慮相關權利要求相對于在先技術文件是否缺乏創造性。如果審查員認為專利中確實提出了請求中所述的任何理由，則會出具一份書面意見，列出已經提出的理由，并規定專利所有人在3個月內作出答復，該期限不可延長。如果審查員認為專利中沒有提出請求中所述的任何理由，會出具一份肯定性的復審報告以說明該專利可保持其原有形式。

 

專利所有人只有一次機會對書面意見作出回應。如果未能在截止日期前提交答復，則審查員將根據書面意見出具復審報告。專利所有人可以選擇要求與審查員進行面談，但面談請求必須在書面意見發送至專利所有人之日起的兩個月內提交。審查指南建議專利所有人將任何擬定的修改納入與面試請求一起提交的待議事項中。

 

如果專利所有人針對書面意見提交的答復中包含任何修改，這些修改將會被公布，第三方將有兩個月的時間對這些修改提出異議。在新加坡，如果專利所有人尋求修改的過程中出現不合理的延遲，登記官有權駁回授予后的修改。例如，如果專利所有人知曉在先技術文件導致其對一項專利的權利要求無效，但并沒有采取行動修改該權利要求，則登記官可以拒絕專利所有人稍后進行修改的請求。此外，任何授權后修改不得增加內容或擴大專利的保護范圍。雖然對清晰性的要求不是復審的理由，但任何修改后的權利要求必須清晰簡潔。

 

下一步，審查員將會考慮專利所有人提交的對書面意見的答復以及第三方提交的對修改內容的任何異議。在此之后，審查員將發布一份復審報告，其中陳述的內容可能涉及以下4種可能的情況：

 

1．專利保持其原有形式——如果專利所有人成功地反駁了書面意見中的異議，則會就這種情況進行說明；

 

2．專利以修改后的形式保留——如果審查員認為專利所有人提交的修改是被允許的，并且解決了書面意見中的所有異議問題，則會就這種情況進行說明；

 

3．專利被有條件撤銷——如果專利的某些權利要求被視為無效，但其余權利要求被認定為有效，則會就這種情況進行說明；

 

4．無條件撤銷專利——如果發現所有權利要求無效，則會就這種情況進行說明。

 

如果專利以修改后的形式保留，那么專利所有人必須在設定的截止日期前提交包括修改內容在內的合并說明書。如果專利被有條件地撤銷，專利所有人可以提交一份修改說明書，將權利要求限制在被認定有效的權利要求范圍內。

 

權利所有人有權就被撤銷的專利向新加坡高等法院提起上訴。提起上訴的有效期為復審報告（包括撤銷專利的決定）之日起6周內。值得注意的是，與撤銷程序不同的是，在復審程序中幾乎不可能援引專家證據。通常來說，上訴程序僅限于復審程序中涉及的事項。但是，法院可以允許在上訴程序中援引新的證據，例如專家證據。

 

請求人不能對那些不接受復審請求的決定或經復審后不撤銷專利的決定提出上訴。但是，在這種情況下，申請人可以再次提出復審請求。如上文所述，為了使登記官接受新的復審請求并將轉發給審查員，新的復審請求必須包含以前從未考慮過的理由或論證。

 

結論

 

授權后復審程序為相關方在新加坡質疑專利提供了一個低成本的新途徑。新程序與新加坡對授權后修改的限制相結合，可能會為第三方提供攻擊專利的有力手段。例如，如果一項專利是在新加坡相對較早的時期通過“外國途徑”授予的（例如基于IPRP中的肯定性意見），那么若在相應案件中發現了相關現有技術，并且專利所有人未獲得修改內容以克服此類現有技術的許可，則可能會對該項專利造成致命的影響。

 

綜上所述，在授權后復審程序中，專利所有人可能僅有一次機會作出回應。因此，與審查員面談的機會提供了一個非常有價值的選擇——可以聽取關于可能的應對策略的反饋。然而，專利所有人必須在短時間內制定出相應的應對策略，才能充分地利用這一機會。如此短的響應時間也許會給專利所有人帶來重大的挑戰。

 

（編譯自www.lexology.com）

 

翻譯：王丹　校對：劉鵬

 

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